
Due Diligence прав интеллектуальной собственности: алгоритм проведения проверки
Автор: Teriaiev Rostyslav младший юрист ALEXANDROV&PARTNERS
Заинтересованность в объектах интеллектуальной собственности на территории Украины в последние годы значительно увеличилась. Все больше субъектов хозяйствования приходит к пониманию, что необходимо “выделиться” на фоне конкурентов.
Самой высокой узнаваемости можно достичь путем регистрации и правильного продвижения торговой марки. Некоторые виды хозяйственной деятельности тесно связаны с необходимостью регистрации большого их количества. Иногда она такова, что у собственника нет информации относительно них всех. В таком случае или в случае продажи субъекта хозяйствования может быть проведена проверка относительно имеющихся торговых марок.
Наряду с этим к объектам интеллектуальной собственности относятся также: объекты авторского права; промышленные образцы; изобретения и полезные модели; топографии интегральных микросхем; квалифицированное указание происхождения товара; породы животных; сорта растений. Перечень неисключительный. В частности, можно привести следующие виды объектов интеллектуальной собственности: научное открытие, рационализаторские предложения, коммерческие наименования, коммерческие тайны.
Due Diligence прав интеллектуальной собственности (далее — Due Diligence) может быть инициирован субъектом хозяйствования, владеющим объектами интеллектуальной собственности — как для внутреннего аудита, так и в случае необходимости приобретения/отчуждения корпоративных прав на субъект хозяйствования.
Формирование полного перечня объектов интеллектуальной собственности
При осуществлении Due Diligence прежде всего необходимо сформировать полный перечень объектов прав интеллектуальной собственности, находящихся у субъекта хозяйствования на правах собственности и/или на которые приобретены исключительные имущественные права по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии (франчайзинга).
Необходимо указать, что обязательная государственная регистрация договоров коммерческой концессии (франчайзинга) была отменена на основании Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)”.
Анализ правоустанавливающих документов
Указанный анализ позволит оценить соответствие заключенных договоров действующему законодательству, а также выявить круг рисков и ограничений. На этой стадии проведения Due Diligence вполне возможно выявить, что исключительные имущественные права на объект интеллектуальной собственности принадлежат не субъекту хозяйствования, а его участнику, учредителю или директору. В такой ситуации возникает риск подачи иска от вышеупомянутых лиц о неправомерном использовании объектов интеллектуальной собственности.
В рамках этой стадии необходимо осуществить анализ норм гражданских и трудовых договоров с разработчиками объектов интеллектуальной собственности. В указанных соглашениях необходимо проанализировать положения, предусматривающие передачу исключительных имущественных прав: процедуру, оплатность и т. п.
Проверка информации относительно правовой охраны прав на объекты интеллектуальной собственности
На этой стадии необходимо дать ответ на вопросы: когда был зарегистрирован объект интеллектуальной собственности, какая дата окончания правовой охраны и существует ли возможность продления правовой охраны. Указанные вопросы требуют особого внимания, когда осуществляется передача прав на изобретения и полезные модели, поскольку правовая охрана может быть продлена только на ограниченный срок (не такой, как при регистрации). В соответствии с положениями ч. 3 ст. 465 Гражданского кодекса Украины и ст. 6 Закона Украины “Об охране прав на изобретения и полезные модели” общий срок правовой охраны изобретения составляет 20 лет, а продление осуществляется единовременно на срок не более 5 лет (только для лекарственных средств и средств защиты для растений и животных). Общий срок охраны прав на полезную модель составляет 10 лет и не может быть продлен.
Следующий вопрос, требующий анализа и ответа: уплачен ли сбор за поддержание действия свидетельства или патента? Этот вопрос не менее важный, чем предыдущие, поскольку неуплата сбора приводит к прекращению охраны прав на объект интеллектуальной собственности. Иногда бывает, что собственник субъекта хозяйствования, имея желание отчудить корпоративные права, может недобросовестно относиться к обязанности уплаты сбора за поддержание действия свидетельства или патента. Неуплата сбора приведет к прекращению охраны прав на объект интеллектуальной собственности.
Отдельно на стадии проверки информации необходимо осуществить анализ классов/разделов, по которым были зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности, их целесообразности и актуальности:
– для торговых марок — классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);
– для промышленных образцов — классы Международной классификации промышленных образцов (МКПО);
– для изобретений — разделы Международной патентной классификации (МПК).
Такой анализ позволит оценить, отвечают ли фактические услуги и товары субъекта хозяйствования тем, которые были зарегистрированы для объекта интеллектуальной собственности.
В случае осуществления субъектом хозяйствования – собственником объектов интеллектуальной собственности внешнеэкономической деятельности обязательно проверяется международная регистрация в соответствующих странах.Следует отметить, что при анализе торговых марок важным элементом является определение, являются ли они хорошо известными, и основания определения их таковыми в будущем. Хорошо известные торговые марки более ценны по сравнению с “обычными” торговыми марками, принимая во внимание нижеследующее:
- признание торговой марки хорошо известной имеет репутационные преимущества и повышает ее стоимость;
- правовая охрана осуществляется не только по заявленным классам МКТУ, но и по другим классам;
- во время экспертизы все сомнения относительно сходства с хорошо известной торговой маркой, как правило, решаются в пользу последней;
- собственник хорошо известной торговой марки вправе требовать запрета использования торговой марки, даже если только существенная составная часть хорошо известной марки является объектом нарушения;
- торговая марка может быть признана хорошо известной с той даты, с которой заявитель считает ее таковой, при предъявлении им письменных доказательств для признания торговой марки хорошо известной на указанную дату;
- торговая марка может быть признана хорошо известной без регистрации торговой марки на территории Украины;
- хорошо известная в Украине торговая марка охраняется на территории Украины бессрочно.
Не менее важен вопрос целесообразности продления охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, поскольку объекты интеллектуальной собственности могут не использоваться или не позволяют идентифицировать производителя/субъекта, предоставляющего услуги. В частности, это касается права предыдущего пользователя (ст. ст. 470, 500 Гражданского кодекса Украины). Наличие права предыдущего пользователя можно идентифицировать с помощью анализа судебных дел.
Анализ судебных дел
Необходимость такого анализа обусловлена тем, чтобы выявить: лиц, имеющих право предыдущего пользователя; лиц, оспаривавших права на объекты интеллектуальной собственности, и основания такого оспаривания. Указанное важно, поскольку дает информацию о том, где документация об объектах права интеллектуальной собственности уязвима для судебного обжалования.
На этой стадии целесообразно осуществить анализ мировых соглашений, которые интересны для анализа в части возможных ограничений использования объектов интеллектуальной собственности определенной стороны (например, право предыдущего пользователя, ограничение использования на соответствующей территории) и в части оснований обжалования такого мирового соглашения или отдельных его положений относительно такого ограничения.
Due Diligence заявленных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности
Отдельным блоком следует рассмотреть заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. При анализе заявок необходимо осветить информацию относительно даты подачи заявки на регистрацию, определить процедуру регистрации (общая или ускоренная) и стадию регистрации. Анализ заявок на регистрацию объекта интеллектуальной собственности и документации, связанной с ними, позволит прогнозировать успешность регистрации.
Экспертный вывод
Практика свидетельствует, что проведение Due Diligence прав интеллектуальной собственности может существенно повлиять на конечный расчет между контрагентами и минимизировать риски.
ВЫВОД:
Итак, уместно привести следующий алгоритм Due Diligence прав интеллектуальной собственности:
1 блок. Due Diligence зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности:
1. Создание перечня объектов интеллектуальной собственности.
2. Анализ положений правоустанавливающих документов на предмет возможных рисков и ограничений в использовании объектов интеллектуальной собственности.
3. Проверка информации относительно правовой охраны прав на объекты интеллектуальной собственности (срок правовой охраны, сбор за поддержание действия и т. п.).
4. Анализ судебных дел и мировых соглашений.
2 блок. Due Diligence заявленных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности:
- Установление даты и процедуры регистрации.
- Анализ перспектив удачной регистрации.
