Si he registrado una marca… mi Startup es la dueña de esa marca?

Generalmente cuando tenemos una idea de negocio una de las primeras cosas que hacemos es registrar una marca comercial a nuestro propio nombre o a nombre de todos los co-founders que pueda tener un proyecto (O tal vez no lo habías pensado hasta que lo leíste aquí).

Marc, Gerard y Jaume decidieron registrar una marca nacional luego de haber participado en una hackathon en la que diseñaron un bot con funcionalidades para marketing y decidieron poner un nombre a este bot que registraron como marca nacional. En ese momento Marc, Gerard y Jaume, no tenían claro si debían constituir un S.L. o crear otro tipo de entidad similar, así que registraron la marca a nombre de los tres amigos.

Luego Marc, Gerard y Jaume, decidieron participar en el programa de aceleración de una aceleradora (valga la redundancia) y encontraron un inversor, por lo que tuvieron que constituirse como S.L.

En esta primera ronda de financiación se encontraron con que era necesario poner en orden toda la documentación legal para pasar la Due Diligence de los inversores y poder demostrar que su startup era la titular de la marca con la que se diferenciaban los productos o servicios que ya ofrecían en el mercado.

Tal vez tu como Marc, Gerard y Jaume, te encuentres en la misma situación donde un inversor quiere darte pasta pero primero te pide que le demuestres que la Startup es propietaria de la marca, por lo que será necesario que te plantees ceder la propiedad de la marca registrada en favor de la startup.

Así que aquí tienes 3 cuestiones básicas que deberías saber sobre la cesión de una marca registrada:

1.- UN MOMENTO…. Qué es una cesión de marca comercial?

La Cesión de Marca comercial es un acuerdo entre dos o más partes (personas o empresas) mediante el cual se transmite la propiedad sobre una marca comercial previamente registrada.

En el caso de Marc, Gerard y Jaume era necesario transferir la propiedad de la marca registrada a su nombre, a la recién creada S.L. en la que el inversor tiene también tiene una participación (por haber inyectado capital), convirtiéndose la recién creada S.L. en la nueva propietaria de dicha marca, con todos los derechos que ello conlleva (reproducción, distribución, etc) . De esta manera si uno de los 3 amigos o el inversor decide abandonar el proyecto, no podrá llevarse consigo parte de la propiedad intelectual de la Startup, como lo es la marca registrada.

2. VALE, PERO ENTONCES… Cuándo tengo que usar un contrato de cesión de marca?

Necesitas un Contrato de Cesión de Marca Registrada si:

A. Inicialmente el registro de la marca comercial se hizo a nombre del fundador o fundadores de la startup, y una vez configurada la startup con forma jurídica es necesario transmitirle a ésta última la propiedad de la marca.

B. Quieres vender la marca a otra startup o empresa.

C. Has cambiado la forma jurídica de tu startup, por ejemplo de Sociedad Civil Profesional a Sociedad Limitada.

D. Uno de los socios fundadores deja la startup e inicialmente la marca comercial estaba registrada a su nombre.

3.- ENTONCES…. Solo tengo que firmar el contrato de cesión de marca?

SÍ, sin embargo para dejar constancia del cambio de titular, una vez que hayas firmado el Contrato de Cesión de Marca debes acudir ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y registrar la Cesión en favor del nuevo propietario, presentando el formulario “solicitud de inscripción de cesión de signos distintivos”. La solicitud de inscripción de cesión está sujeta al pago de una tasa que se establece cada año, de esta manera dejarás constancia del cambio de titular.

Hey! recuerda que tienes la sede electrónica y no tienes que moverte de casa para presentar la Solicitud de Cesión de Signos Distintivos, y si, para algunos trámites necesitarás un certificado electrónico, pero recuerda que tienes un DNI electrónico y este vale para hacer este trámite, usalo!


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