周延鵬談生醫創業的智慧財產與投資併購

H. Spectrum有幸邀請到曾獲國際智慧財產管理雙月刊《iam》評鑑為「全球前40大」智財專家、鴻海前法務長,現為世博國際商務法律事務所執行長 — 周延鵬律師,與學員們分享生醫產業創新創業、智慧財產及投資併購的運行與營運機制。周律師說,要在如此高風險又高知識密集的生醫產業領域創業,必須懂得如何選擇適當標的和創業題目,並運用智財策略佈局及投資併購的營運機制,才能在列強中取勝。

應以被併購及被投資為目的,無形資產價值是關鍵

生醫產業鏈結構包含:上游 — 研究與開發;中游 — 工程設計、臨床試驗與生產製造,及下游 — 銷售及行銷等,且每一環節又與專利及法規緊緊相扣,極其複雜,我們不可能每一階段都參與。在創業時我們就應該要有「誰來接棒」的思維,而不是每一階段都想自己做。周律師認為臺灣應向以色列學習,將自身商業模式定位在「被併購及被投資」,增加公司退場機制的多元性。臺灣具有良好的研發能力,若懂得運用大國的資本與專利制度(如:美國),很有機會能以「賣知識」的方式進入國際市場。據統計,全球生醫產業投資併購案件每年約110至160件,就單季併購金額而言,2015年時更高達1,660億美金。

不過要被投資或被併購並不容易,必須經過投資人及大公司的嚴格健檢,而如智慧財產的無形資產往往是檢查項目裡的首重要點,因此,如何經營自身智慧財產權實屬一大關鍵。另外,除了系統資料庫、商業模式及營運流程等,周律師更強調「品牌」的重要性,縱使自己的公司規模小,也要懂得如何展現自身品牌元素,如此一來才能被投資人及大公司相中。

“市面上所有的書都在教你如何投資及併購別人,卻很少看到教你如何被投資或被併購的書。”

專利的價值與效益

臺灣在美國的專利申請量在全球排名間約第四到六名,但是這樣的高數量卻未能帶來高效益:每年臺灣支出的聲請費高達3,000億台幣,卻只有30億台幣的權利金收入。專利申請的重點不在於多,而是在於其所能帶給公司的價值,如:一顆新藥若平均申請3.5件美國專利,就能為藥廠帶來約10億美金的年收入。除了關注專利的申請量,更應該探討有多少比例的專利是能營造訴訟壁壘,或是能向銀行借款時當作抵押品,甚至是能當作公司的獲利來源。矽谷許多創業家都是因為擁有高價值的智慧財產,即使公司倒閉、創業失敗後,仍能透過販賣專利或授權讓股東資金回本,甚至獲利。

周律師說,優質與具優勢的專利組合在於如何將「技術覆蓋創新鏈最大化」「訴訟威脅產業鏈的規模化」,因此大公司才會藉由投資併購各種專利組合,提高訴訟威脅性及權利金額度。若新創團隊擁有大公司開發產品時不可迴避的關鍵專利,大公司必會不惜出高價談授權或投資併購。因此對新創公司而言,擁有優質的專利是非常重要的資產及談判籌碼

善用大國專利,以多元佈局達到營運自由

生醫產業的專利戰爭通常都是「一槍斃命」,與資通產業索取金錢賠償有相當大的差異,因此如何做到營運自由(Freedom To Operate, FTO)相當重要。近期大數據興起,與過去相比,新創公司草創期即可規劃如何做到營運自由,如:從創業一開始就應建立「技術結構化」的專利資料庫、篩選具「關聯度及風險度」的特定專利及其家族;並在界定專利的權利範圍後,做專利侵權比對及無效分析。若發現自身產品相關技術已被他人申請專利,千萬不要因此放棄,可以透過「迴避設計」、「主張他人專利無效或不可執行」,或透過「購買」、「授權」等競合策略,新創團隊甚至可以調整產銷地點、供應鏈或營運模式等改變我方策略,以達營運自由。

智財的保護並不光只是將技術轉換為成法律文件而已,更要從各面向,如依研發類型階段、產品生命週期、產業結構、創新程度、功效結構等進行佈局。周律師建議善用大國的專利制度,如:美國的臨時申請案(Provisional Application)進行佈局。臨時申請案雖然並不能授予專利權,卻能為一年以內提交的正式申請案搶占申請日,其特色在於只需提供說明書、必要之圖示及發明人姓名即可,並不拘泥於美國專利法的說明書格式,而美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)甚至接受英文以外的說明書。申請人可於此一年的緩衝期內進行市場調查、銷售區域規劃及相關技術開發等,並待一切就緒後再向USPTO提出正式申請案,才不會因部分技術仍在開發、市場需求與價值尚未無法清楚估算或該研發成果將於近期進行公開展示等因素限制,導致匆促撰寫專利說明書使之品質堪憂,甚至錯失申請機會,因此美國臨時申請案不失為一專利佈局的好策略。

“小國在創新創業要運用大國的資本制度以及專利制度才會贏。”

周律師更以自身為本土醫材廠商─雃博與美國最大睡眠治療大廠─ResMed轟動一時的訴訟案件為例,說明擬定智財策略的重要性。起因於ResMed主張雃博的產品侵權,被提告的雃博先向美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission, USITC)表示不會向美國銷售侵害專利的產品而終止其調查,緊接著向USPTO主張ResMed六件美國專利無效。隨後,雃博又向USITC說明自家第二代產品並無侵權,由防轉攻,以游擊戰的方式分別向日本專利商標局、中國知識產權局複審委會及歐洲專利商標局提出ResMed的專利無效。最終迫使ResMed與雃博和解,且雙方撤銷全球法律程序。不過雃博並不是這樣就高枕無憂,而是應持續開發新產品並做好迴避設計以防後患,才能落實營運自由。周律師提醒,若進行跨國訴訟,智財策略一定要由自身擬定,再由美國當地律師執行,若全權交由美國律師,則恐因為以他們的利益考量使官司延宕,由此亦可見智財策略的重要性。

慎選創業題目、善用跨國資源、並建立良好退場機制

周律師對於創新創業的運行機制與配套,還提供以下寶貴建議。首先,應挑選具市場潛力與經濟力的創新創業標的,如:新技術、新產品、新創意、新商業模式等。而所謂的「新」並不一定是「全新」,也可透過整合既有資源,如:蘋果公司(Apple)正是整合各方資源,再以自身品牌推出智慧型手機。其次,在創業題目的選擇,應以相關學術論文研究、國外創投投資標的、跨國公司投資併購或相應專利等資訊為參考,試圖推測各大跨國公司應研發卻沒有能力進行的項目 — 那便是創業題目的契機。另外,應建構跨國網絡的關係聯盟夥伴,且在資本、創新、生產、市場及智財等面向進行多方考慮。周律師也提醒:首輪所得之資源應用於己力難以推動的項目,可網羅各界具國際水平的資深人士,或委任專業服務組織,最終將創新技術、產品及商業模式轉化為優勢的無形資產並進行智財佈局。

最後,周律師特別強調臺灣的創業家必須建立良好的退場善後機制。創業失敗實屬常態,我們應包容非道德風險所致的創業失敗,更要提供創業者面臨失敗時的心理輔導。周律師勉勵大家,在創業時就應建立優質的智財策略並思考自身退場機制,若不幸失敗,善後時仍能尋機出售優質智財,獲利終結並彌補投資。政府鼓勵創新創業並非壞事,惟較少著墨於失敗後的配套相關措施。當善後機制完善,即使創業失敗了,我們仍能優雅下台、積累信用、再接再厲,再度創業時必能再次獲得投資人支持。

“臺灣生醫產業運"贏"模式 — 創模式、造條件、走出去。”

講師介紹

周延鵬律師(Y.P. Jou),輔仁大學法律學系法學組畢業,現職世博科技顧問股份有限公司執行長、教育部跨領域生醫創新創業計畫諮詢委員會議委員、台灣大學專利及技術移轉權益委員會委員、成功大學生物醫學工程學系教授級專家、台灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授級專家、全國工業總會智慧財產權委員會委員、北京大學國際知識產權研究中心客座研究員;曾創立鴻海集團法務處並擔任法務長長達18年,亦曾擔任工業技術研究院顧問、政治大學商學院智慧財產研究所兼任副教授、威剛科技股份有限公司營運長、海爾集團法律暨知識產權首席顧問;主要專業領域包括跨國公司經營管理、國際商業法律、投資合資併購、智慧資源規劃、智慧財產行銷與商業模式、企業法律暨智慧財產組織等。並在2015國際智慧財產管理雙月刊(iam)最新一期被列為在全球智財市場上最具影響力的36大咖,與全球知名的Google、蘋果、微軟等知名大廠法務長併列。

撰文:吳韋廷
核稿:陳郁婷、卓筱涵