新創團隊怎麼申請國外專利？讓專業的來告訴你
新創團隊對於產品與服務應如何申請專利，是產品市場化很重要的一個步驟，H. Spectrum特別邀請中央研究院智財技轉處客座專家， 紐約明富國際法律事務所資深顧問徐基峰博士Jeff Hsu，以「美國專利申請實務 — 以USPTO專利審查員之角度」為題，分享他曾任美國專利局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）專利審查員的經驗，觀察新創團隊申請美國專利的眉角。
關於專利，你知道多少？
徐基峰博士指出，對多數人而言，專利被認為是保護產品或知識等的方法，與產權有所關聯，但了解也就僅此而已。事實上，與新創團隊息息相關的「知識產權（Intellectual Property）」共有五種主要類型，包括專利、設計、商標、版權與機密性。
其中，眾所皆知卻又不熟悉的專利是政府授予發明人的「私有財產權」，其同時允許專利所有者在有限時間內，排除他人製造、使用、銷售等，以保障發明者能擁有向公眾展露發明的權利。專利對新創團隊而言具高度重要性，除了能阻止他人複製、銷售或製造專利產品，並為競爭產品市場進入創造法律障礙外，團隊若選擇將專利授與他人或指定發明亦能增加額外收入。更重要的是，其亦可用於建立股權和創造可能吸引其他投資的資產（知識產權）來提升企業價值。可見懂得操作專利將能為新創團隊帶來眾多益處，當團隊想朝國際化邁進、跨足美國時，徐基峰博士將專利申請劃分為三大步驟。
Step1：準備和提交美國專利申請
在邁出第一步時，新創團隊首先必須先確保發明「包含可獲得專利的主題」：發明是實用的（utility）、新穎的（novelty）且對該領域普通技術人員而言非顯而易見的（non-obvious）。其中所謂非顯而易見，意指不可僅是將現有的兩元素或產品做簡單結合，舉例而言，僅是簡單將兩市售藥品結合，很可能就不符合非顯而易見的標準，無法受保護。由於每個人想法與標準可能不同，因此審查過程往往需要溝通。有鑒於此，徐博士建議新創團隊進行現有技術的檢索以確定發明可申請的專利並適當地集中應用。先行搜索、查看過往記錄可以確保不會浪費時間、金錢和資源，同時在未來可以更聚焦在可能帶來新穎、有用結果的內容。若在推產品前先準備充足的研究，在流程上會更加順遂。
除此之外，抽象想法（abstract idea）、自然規律（law of nature）與自然現象（natural phenomena）也是不能列入專利法的，徐博士建議應對這些限制的撇步，包括強調專注於發明的「技術方面」，並儘量避免抽象心理思想術語、以特定的方式運用自然規律與法則，或將來自自然的資源進行結構或功能上的修改（structural and/or functional modifications）。
其次，團隊應注意「加強發明專利保護的策略」，因任何發明人都可以執行或許可專利，故應確保發明人名單準確無誤，講師也建議可以諮詢專利顧問，並保留良好的實驗室記錄。申請者可以在實驗階段先行測試各種不同的化合物、確定共同結構特徵（structural features shared）並建立結構和功能間的相關性。此外，在早期研發階段聘請專利律師與了解專利策略也是可行的好辦法。
接著，徐博士認為新創團隊尚應「確保備案策略是有利的」，建議先提交臨時專利申請，其可允許在12個月內不會失去專利優先權，若申請國際臨時專利，時間甚至可以更長，是創業團隊用以自保的好備案。萬事起頭難，新創團隊在邁入專利市場前必定需經歷漫長的準備過程，擁有充足的背景知識方能贏得專利之戰。
Step2：執行美國專利申請
這個步驟分為兩大部分，分別為「決定是否修改聲明或提出論點」與「善用審核者有關的資源（prosecution-related resources）」。首先，徐博士舉了選擇「修改聲明」的情境案例，當可專利性（patentability）的確定基於產品本身，現有技術做出的結構與要求保護之發明的結構基本相同時，所要求保護的特性或功能被認為是固有的，如可能的使用（intended use）、優點或潛在屬性（advantages or latent properties），屆時將無法申請專利保護。因此，團隊必須先確認是否可以將結構限制添加到專利權的要求中，以區分所要求保護的結構和現有技術。另一方面，徐博士也舉例，選擇「提出論點」的情境在於，倘若在研發過程中發現意外／非顯而易見／不可預測的結果，可在聲明中提供證據（如：測試結果或專家意見）用以證明。除此之外，當出現不明顯的嘗試或不被許可的後見之明（impermissible hindsight）等情境亦可選擇提出論點。
其次，徐博士也建議團隊應善用資源，如了解審核者的工作要求和檢查趨勢、學習使用PAIR（Public Patent Application Information Retrieval）和MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）、充分利用訪談、快速追蹤檢查等都不外乎是好方法。原因在於由於每一個審核員每年（從當年10月1日至次年9月30日）都有其KPI，為了賺取分數可能會更急切地了解專利產品，因此對審核者與過程愈了解會愈有利。另外，善用訪談則可用於澄清具體問題，使審查員與申請人間有更深入的理解。徐博士也建議團隊應要付費或找尋能夠享有快速追蹤檢查的管道，隨時掌握最新情況。
Step3：在申請專利之後
在確認申請專利後，徐博士點出數項擴展專利保護的策略，首先是專利期限的調整，USPTO delays可以將延遲的時間歸還，申請者也可以定期使用PAIR檢查在PALM（Patent Application Locating and Monitoring）系統中輸入數據的準確性。製造藥品的團隊也可以考慮透過組成物質的修改或藥物的重新定位、與其他產品、成分組合以拓展專利保護範圍。另一方面，亦有先前的案例是採取縮短競爭對手專利保護的策略，以達自身產品的進一步保障。最後，徐博士指出新創團隊應審慎思考應採取策略擬定，選擇申請執照擁有專利、將發明權出售或是大量製造商業化產品，就留給新創團隊慢慢思索，找尋最適合的答案。
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撰文：楊承賢
核稿：卓筱涵
