設計師應該了解的智慧財產權風險管理（三）迴避侵權
【課題三：迴避侵權 — 「迴避侵權風險，不是讓你迴避商機」】
文 楊杰凱 Jack Yang / 圖 Vera Chang👉 PODCAST： 盜版終結者 The Copycat Terminator
本系列文章將以五篇的篇幅發佈。由淺入深，由易及難：
(一) 基本介紹及角色定位：作為開場白及心理建設，分析設計師的角色定位。
(二) 風險意識：討論 風險意識，解析各智財法層面的風險。
(三) 迴避侵權：意識風險後，進一步降地或迴避侵權的風險。
(四) 保護措施：由設計師掌握主導權，採取 保護措施 ，維護自己的 IP(Intellectual Property)。
(五) 排除侵害：由設計師先發制人，創造談判籌碼。舉起設計師的法槌，排除侵害的行為。
3.3 課題三：迴避侵權 — 「迴避侵權風險，不是讓你迴避商機」
關於本處所提到的迴避侵權，我想定義成：可以是消極的迴避，也可以是積極的迴避。
所謂消極迴避，傾向屬於自己避開；積極迴避可以是指向權利人的權利挑戰，使其權利無效。
以下內容會先談一下迴避侵權的的準備，再簡介著作權、商標權及專利權的迴避侵權方法，最後會有個小結收尾。
3.3.1 談迴避侵權前的準備
3.3.2 著作權的迴避侵權方法
3.3.3 商標權的迴避侵權方法
3.3.4 專利權的迴避侵權方法
3.3.5 迴避侵權小結
3.3.1 談迴避侵權前的準備
3.3.1.1 當您已經意識到風險時，該如何避開或降低這些風險
3.3.1.2 紀錄上述的行為，但並非全部
3.3.1.3 迴避侵權時，但別迴避了商機3.3.1.1 當您已經意識到風險時，該如何避開或降低這些風險
▍ 尋求多方意見：
基於各方專家建議後行動。
▍溝通尋求解決方案：
若設計師尊重且重視智慧財產權，應該主動洽談授權事項。若是具影響力的公司，應該多留意智財權的細節。如果是政府機關，更應把關法律風險。
▍考慮消極的迴避：
迴避設計或重新設計。
▍考慮積極的迴避：
向造成風險的權利提起「異議」、「舉發」或「無效」等程序，使權利失效。
3.3.1.2 紀錄上述的行為，但並非全部
然而，一些敏感的對話避免使用email傳輸，應以面談為主。
例如：法務評估後的意見，以email傳給設計部門說道：「我覺得這已經侵權了」。接著將副本給所有主管經理。事後因為設計團隊堅持，續行原設計案。最後，在不久之後被他方控告侵權。由於因為一名離職員工留有一份先前的email紀錄，被原告取得後作為強力的證據之一。
3.3.1.3 迴避侵權時，但別迴避了商機
若公司或設計師並認為自身品牌的商譽，可以接受一點爭議性。而這些具爭議性的設計能夠帶來商機和生意，甚至是創造了需求或趨勢時，不仿選擇具有爭議性的設計方案。
然而，「疑似的侵權行為」可能會讓辛苦建立的商譽毀於一旦。以 LoFi House 的爭議事件為例，縱使LoFi House在法律上站得住腳，爭議事件對其誠信與形象造成的傷害已難以回復。還是謹記，若知名度高時就要更重視「公共關係」。
3.3.2 著作權的迴避侵權方法
3.3.2.1 著作權潔淨室
3.3.2.2 合理使用
3.3.2.3 修改設計3.3.2.1 著作權潔淨室
分成A、B組 ，A組負責接收並分析著作物，將必要之元素傳達至B組，讓B組獨立創作。此方法許多人知道，但實際操作的人不多。各行業之間存在一些差異，以及溝通的障礙。
要操作本著作權潔淨室，你要先了解何謂「概念」和「表達」。在著作權侵權判斷時，也是雙方攻防的重點之一。
著作權法不保護「概念」於是你可以告訴B組「概念」，再由B組創作出「表達」。
但「概念」和「表達」的「線」有時候很模糊。假設以公關活動主視覺為例：A組看過某個主視覺設計案，跟B組說：「白色底；文字以線條和弧狀呈現；要有多個圓形元素，藍色、綠色或帶灰為基調，圓形間要有互相疊合；活動資訊要有活動名稱、地點跟時間」。「會不會說太多？以致於將「表達」納入題目了？」此時，A組需要看過B組出來的結果後，再討論看看。或者請法律專業評估一下該怎麼出題會比較好。否則仍有可能侵權。
另以UI設計為例：「我想要一個放大縮小螢幕的功能，要有橫桿。」B組做出來的設計或許不會有著作權侵權疑慮，但其功能可能落入專利權的侵權範圍了。因此，還需要更多其他分析。
3.3.2.2 合理使用
合理使用在著作權是永遠的難題，一定是依照個案討論！「尊重原作通常不會被刁難」。然而，唯獨「戲仿」需要用特別的角度處理！合理使用的討論非常多資料。請多多閱讀參考其他人的文章。
然而，對我來說，我喜歡將層次拉高一點來看待「合理使用」。
「公益」與「私益」之間的權衡，一直是合理使用所努力追求的目標。「公益」對我而言，代表的是「文化的自由流通利用，以及言論的自由」；「私益」，代表的是「私有的財產、智慧和價值，特以法律保護對多元文化有所助益的創作」。
但是，著作權法要給予著作權人多大的權利？拿別人的一點點著作來用，不行嗎？
「著名的米老鼠」和「隨手完成的插畫」，法律保護力道不宜有異，然而，實務上會是如此嗎？利用了少部分的米老鼠和少部份的插畫圖，您主觀上覺得利用誰的著作會比較容易主張合理使用？甚至，我「惡意地」將部分隨手的插畫圖拿來利用，需要面臨刑法的苛責嗎？
3.3.2.3 修改設計
如果修改設計不會造成太大負擔，不仿多提出幾個設計方案。
3.3.3 商標權的迴避侵權方法
▍消極迴避
3.3.3.1 修改設計
3.3.3.2 合理使用▍積極迴避
3.3.3.3 提起「無效」程序
▍消極迴避
3.3.3.1 修改設計
如果修改設計不會造成太大負擔，不仿多提出幾個設計方案。
3.3.3.2 合理使用
商標標法內並無明文規定「合理使用」一詞。其係由商標法第36條衍生出的概念。
下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：
一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。
二、為發揮商品或服務功能所必要者。
三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。
由第一項第一款在學理上可以分作為「描述性合理使用」和「指示性合理使用」。
▍「描述性合理使用」
善意使用他人商標作為說明或描述使用，不以商標之形式之使用（非作為「商標使用」）。例如「超耐魔」是已被註冊商標的「電腦配件」品牌，「超耐磨」使用在裝修木地板作為描述性使用。「Microwave」是已被註冊商標的「衣服」品牌，「Microwave」使用在家電產品作為描述性使用。
*注意事項
- 不作為商標使用。
- 善意使用。
- 勿攀附著名商標。
▍「指示性合理使用」
使用他人的商標作為指示商品或服務來源，但消費者不會誤認來源。例如：「本商品使用Intel 處理器」。Intel 在本處並無失去作為商標的功能，相同代表 Intel 該公司所提供的商品。
另外，使用商標作為「比較廣告」也是一種合理使用形式。指使用他人商標作為自身相關產品或服務之比較，但要注意公平交易法的規範，不應標示與事實不符的內容。
*注意事項
- 應明顯以文字區別兩者關係，使消費者不致混淆誤認。例如：「此墨匣相容於 EPSON ENVY系列之印表機」
- 區別文字的字體要夠大，明顯易讀。
- 不讓消費者誤認為兩者為具有「關係」：如加盟、經銷、授權、贊助、保證⋯⋯。然而，如果這些關係是經過授權那當然會在契約約定清楚「商標權的使用範圍」。
- 善意使用。
▍積極迴避
3.3.3.3 提起「無效」程序
為了平衡商標權人和公眾利益，商標法使公共第三人能夠對商標權人已取得的商標權提出「異議」、「評定」或「廢止」程序。其中，實務上常見的是「廢止」程序。
如果符合以下條件，可以成功將商標權「廢止」：（商標法63條）
- 自行變換商標或附加標記
下圖中，實際註冊的樣子，和左側實際使用的樣子不同。
換句話說，商標權人「實際使用之商標」與「已註冊商標權內容」不同，可能致使與其他註冊之商標權混淆。因此，左側註冊商標有廢止的理由。
- 未使用商標
商標權人未履行「使用商標」的義務。無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年。例如：雖然「ABC Mart」已註冊在餐廳類別；然而，未使用商標在餐廳服務已超過三年，有被廢止的理由。
- 已成為通用名稱
如果商標權人所使用的商標已成為通用名稱，則有廢止理由。例如：「Aspirin」、「NuBra」、「貓眼」這些都曾是商標權，但已經成為商品代名詞或稱「通用名稱」。
為什麼已註冊商標會變成大家都可以使用的通用名稱？
原因在於商標權人不積極「行使商標權」，教育消費者這些是「註冊的商標」 — — 商標用來表彰商品或服務的「來源」，不是「商品的代名詞」。所謂商標權是法律賦予商標權人有義務履行與政府擬制的契約：向政府註冊取得商標權後，雖有排除他人使用的權利，但若商標權人使其權利睡著，不應再向「公眾」取回「商標權利」。
- 誤認或誤信
商標實際實用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。例如：「讚岐烏龍麵」使消費者有誤認烏龍麵來自「讚岐」，而商標權被廢止。
3.3.4 專利權的迴避侵權方法
▍消極迴避
3.3.4.1 迴避設計步驟▍積極迴避
3.3.4.2 提起新型專利技術報告，確認專利強度
3.3.4.3 舉發審查（或確認專利權無效訴訟）
迴避專利侵權的方法，必須要先確認「專利權的範圍」。
是『自己的設計』與『他人的專利權範圍（權利）』做比較；
非『自己的設計』與『他人的產品』做比較。
▍消極迴避
3.3.4.1 迴避設計步驟（Design around）
▍ 迴避設計步驟分別為
A. 確認專利權範圍
B. 比對設計與專利權範圍
C. 迴避設計A. 確認專利權範圍
發明專利和新型專利的專利權範圍：
「每一個」「請求項」的文字內容。例如：某一個發明專利有15個請求項，要判斷每一個請求項的文字範圍為何。
設計專利的專利權範圍：圖式顯示的內容。
B. 比對設計與專利權範圍
確認專利權範圍後，進行比對判斷。
C. 迴避設計
指的是在比對過後，用其他技術或設計避開專利權文字或圖式所定義的內容。
▍案例討論
案例事實：
甲設計師設計開發創新的開瓶器（下稱本設計），而以下是他檢索到的兩件專利。分別為 設計專利 D199619 和 發明(或新型)專利 M586253。
以下會就「發明/新型專利」 和 「設計專利」分別與本設計比對。
設計專利，專利編號：D199619
說明書內容：
【物品用途】
本外觀設計產品用於開啟啤酒瓶、汽水等物品的蓋子。
【設計說明】
本設計係關於一種智能開瓶器之外形設計，該智能開瓶器之主體呈一弧形結構，其端部至尾部的寬度逐漸減小，在智能開瓶器的內側設置有一開瓶勾，在開瓶勾上設有一瓶蓋放置處，進而形成本創作簡約且具整體美感之造型外觀。圖示所揭露之虛線部份為不主張設計之部份。
發明(或新型)專利，專利編號：M586253
說明書內容：
請求項1：一種易開式瓶蓋結構，至少包括：
一瓶蓋本體，係束封於一瓶體之瓶口上，於該瓶蓋本體頂面上凸設有一凸擋部；
一推拔片，係以一端連結於該瓶蓋本體之局部邊緣，該推拔片遠離該瓶蓋本體的一端設有一抵頂端，且至少於該推拔片中段設有一易於彎曲之彎折部，使該抵頂端能經由該彎折部反向抵觸於該凸擋部，藉以形成一易於朝向該凸擋部推抵施力的結構，且於施力的過程中，亦容易連動該推拔片與該瓶蓋本體連結的部位向上翹曲變形，使該瓶蓋本體脫離該瓶體之瓶口。
請求項2：如申請專利範圍第1項所述之易開式瓶蓋結構，其中該瓶蓋本體於該凸擋部與該推拔片之間設有一易於彎折之折線。
請求項3：…
▍設計專利的迴避設計
接著我們將上述的案件事實帶入試試！
A. 確認專利權範圍
首先，設計專利的範圍是實虛線，實線屬於「主張設計之部分」，虛線為不主張設計之部份，用來解釋環境間的位置、大小等關係。
以上述的設計專利內容來說，虛線部份要假裝「看不見」，但在與其他環境間有關聯時，還是要「觀察」虛線部分。
B. 比對設計與專利權範圍
再來，了解專利範圍之後，試著將設計和專利權的圖示進行比較。
比較方式如前述之：「判斷時，應依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。」
值得注意是，「判斷普通消費者」究竟為何？智慧局所提供的設計專利侵權判斷要點指出：「其係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝（familiar with similar prior art）之人」。
另外還有在「整體觀察、綜合判斷」的時候，一些設計具有特別的特徵。普通消費者會施以更多的注意力，該如何避開這些特徵？也須多加注意。
以上述的設計專利內容來說，普通消費者可能為「使用開瓶器之人」，然而這樣的範圍會相當廣泛，廣泛帶來的結果，可能會對原告有利，較容易成立侵權。然而，說明書內容提到「智能開瓶器」。會使用智能開瓶器之人的相關消費者是否有所不同？
C. 迴避設計
實際上，設計專利的侵權判斷比想像上更為「客觀」。最簡單的方式是，可將本設計的外觀拆分成不同的部分，依照個別部分重新設計與設計專利區分。
接著，往下看看發明（新型）專利的狀況…
▍發明(或新型)專利的迴避設計
A. 確認專利權範圍
發明或新型的專利權範圍定義在「請求項」的文字。我們必須參照整份專利說明書來確認請求項的文字內容。
以上述的新型專利內容來說，請求項內容所敘述的「一瓶蓋本體，係束封於一瓶體之瓶口上…」還有後續的文字內容，我們需要觀看整份文件來判斷到底定義的東西是什麼。例如：專利是指「易開式瓶蓋結構」，且瓶蓋是「束封於一瓶體之瓶口」。我們可以判斷專利應是指在瓶體上的結構。
B. 比對設計與專利權範圍
接著，我們要解析本設計的各部件構成。
再來，比對本設計是否與專利的「請求項」相符合，是否能被專利的「文義讀取」。
如果本設計的每個部件都可以被對應到專利的「請求項」，則構成侵權。
以本設計來說，如果本設計是「獨立的開瓶器」，侵權風險可能較低。因為，上述判斷專利權範圍是有一個「瓶蓋本體」「束封於一瓶體之瓶口」，而本設計並沒有「瓶蓋本體」。
C. 迴避設計
有許多迴避設計的方法。其中一種方式可以依部件的功能 (Function)、手段 (Way)、功效 (Result)來發想是否能夠加以改變目前的設計。
以本設計來說，假設把手部分：
功能有「提供握持功能、提供施力點」；
手段有「人體工學設計、使用槓桿原理」；
功效有「省力、好拿、清潔容易」。
解析完各個部件後，可以發想和專利內容不同的「手段」或是「功效」，用以區別。
減法設計也是其中一種迴避設計的方法。如果減少專利「請求項」提到的元件，而且最終也能達到相同的效果。如此，並不會落入專利內容的「請求項」。例如：以本設計來說，今天設計師找到另外一個發明專利，其中專利的「請求項」中提到的部件有「把手」、「頂在瓶蓋下方的部分」和「頂在瓶蓋上方的部分」。如果設計師能夠減少其中一樣專利提到的部件，就可以迴避侵權風險。
▍積極迴避
3.3.4.2 提起新型專利技術報告，確認專利強度
「新型專利」因為無經過實體審查，通常欠缺可專利性，可透過向智慧局提出「新型專利技術報告」，確認專利強度。
所謂技術報告，是由智慧局出具一份檢索報告，並予以評價。評價的結果會給予1~6的代號，各個代號分別表示不同的意見，優劣並不與大小呈正相關。
其中，代碼 6 代表是最好情況：表示「智慧局無法發現足以否定專利要件的文獻」。
如果獲得其他的代號，我們可以得知一些智慧局的檢索結果，並做出進一步判斷。
例如：用檢索結果再次判斷該專利是否無效。如果認為無效機率高，不進行侵權判斷。如果該專利經過專利權人更正仍有可能有效，針對更正後有效的範圍，是否需要進行侵權判斷。
3.3.4.3 舉發審查（或確認專利權無效訴訟）
「為調和專利權人與公眾之利益，專利法設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉公眾之協助，專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利權之授予更臻正確無誤。此外，舉發之提起常源於專利侵權之糾紛，當事人得藉舉發程序，請求撤銷專利權，以避免專利侵權涉訟 」。簡而言之，舉發程序會讓「舉發人」和「專利權人」對抗，並經由智慧財產局決定專利權的去留。
在面對專利權人採取較積極的行動時，採取舉發審查可以有先發制人的效果。然而，舉發審查性質上有點類訴訟性質，所需的時間不少，可算是一步大棋。
3.3.5 迴避侵權小結
最後，我想要帶回到前面所提的「迴避侵權風險，不是讓你迴避商機」。
實際操作前述任何一種方法時，不曉得是否有發現「修改或迴避設計」的選項，不是最先，就是最後。
- 在著作權將「修改設計」放在最後：
實務上，著作權的侵權若非有明顯的「接觸」和「近似」，不會任意的建議修改設計。於是，我把修改設計放在最後一項，避免誤刪一些「創意」。
- 在商標權將「修改設計」放在最前：
商標在發現風險後，需要早一點決定迴避對策。通常商標權人對相似商標的容忍度低。因為，商標間的誤認可能對「商品或服務」的銷售造成直接的影響。
今天設計出來的新商標，是要「模仿」先前的商標創造商業機會？還是選擇最保守的方式從零開始？必須要早點做決定。
- 在專利權將「迴避設計」放在最前面：
在發現風險後，無法第一時間知道侵權風險。必須做一定程度的分析才會知道是否有侵權可能。於是，「迴避設計」和「風險評估」會在前期就一起準備好，來配合產品設計。
我們喜歡與原設計有一點相似，但又不會落入專利權範圍。如此一來，可以用低價格進入「好設計」的部分市占。例如：坊間一些「有點像」Dyson 吸塵器的設計。
有關「商業上的評估」牽涉太多層面，本篇沒有著墨。我謹職於智財法律上提醒：「雖然發現了風險，但不要太快捨棄原本的設計。」
最後，我用一句的話來呼應本篇主題——
「當訴訟來臨的那一天，常已經是商業上成功的那一天。」
👉 我的個人平台： @copycat.terminator
👉 PODCAST： 盜版終結者 The Copycat Terminator
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楊杰凱 專利師
2020.08.20
總承國際智權事務所｜總承會計師事務所｜主持專利師｜商標代理人｜國立清華大學工業工程管理學系｜清大創新創業學分學程｜華盛頓大學法學院法學碩士｜接受新事物，突破舒適圈。主要提供公司成立及智財服務，從工商登記、商標設計、商標申請到專利申請。
“Stay positive. Work hard. Make it happen.”
* 如需智財顧問服務請洽 總承國際智權事務所
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插畫 Graphic Designer
Vera Chang
Multidisciplinary designer. 擅長視覺設計與網頁設計。 VHS — Design
