設計師應該了解的智慧財產權風險管理（一）基本介紹及角色定位
【課題一：角色定位－「每個位置肩負著不同的責任」】
文 楊杰凱 Jack Yang / 圖 Shandy Tsai👉 PODCAST： 盜版終結者 The Copycat Terminator
1. 前言
本系列文章將以五篇的篇幅發佈。由淺入深，由易及難：
- (一) 基本介紹及角色定位：作為開場白及心理建設，分析設計師的角色定位。
- (二) 風險意識：討論 風險意識，解析各智財法層面的風險。
- (三) 迴避侵權：意識風險後，進一步降地或迴避侵權的風險。
- (四) 保護措施：由設計師掌握主導權，採取 保護措施 ，維護自己的 IP(Intellectual Property)。
- (五) 排除侵害：由設計師先發制人，創造談判籌碼。舉起設計師的法槌，排除侵害的行為。
首先，本文所指的設計師是指平面設計、商業設計、工業設計、使用者介面設計、使用者體驗設計、室內設計、建築設計、包裝設計、產品設計、品牌設計、動態設計、插畫師⋯⋯等等。
此外，以下兩點注意事項請仔細閱讀。是接下來學習法律知識的心理建設。
1.1 「看完會有點收獲，但不會讓你變成專家」
身為一個設計師，先不要執著於文中所述的「法律問題」。完成之「設計」能不能被業主接受，是為優先的目標。
然而，創作過程中難免對一些法律規範有疑慮。於是，你/妳想更近一步學習「智慧財產權」與「設計」會有什麼樣的法律議題。我推薦你/妳可以閱讀本系列文章，它將會增加您的一些法律知識。
不過，所謂的增加法律知識，其目的並非讓設計師們轉行從事法律服務。而是讓讀者能夠⋯⋯
「理解風險。然後，問出一個好的問題」。
1.2「風險告知的『風險』：一句話可能讓好設計從此消失」
有時看見非常好的設計，不見得會把風險全部告訴設計者。「我覺得會有一點風險」這樣的一句話會撲滅設計師的熱誠和信心。甚至，困擾他們後續的工作效率和行為，限縮了「創意」的可能。
以設計的過程來說，非常危險。正如同「設計思考」或「腦力激盪」的過程中嚴禁批評的道理是相同的。於是，不要因爲吸收了一些法律知識，而束縛你的創造力。
“Law always serves business.”
是我個人非常喜歡，也經常提醒自己的一句話。
「法律不該限制經濟活動的創意」，是這句話的精神。人類的文化或經濟活動，在於創造價值，帶給社會多元還有進步。法律與商業之間的關係，不應該是重重的限制。
此外，這句話投射的不只是「商業」(Business)，我認為「設計」也可以用同樣的思維。對我來說，設計的本質之一在於「創新」。如果設計師因畏懼法律之限制，而無法自由地創作，何來多元的藝術、文化與人文？於是，為了避免扼殺創新，風險告知的「時間」和「方式」都要非常謹慎。
2. 智財權基本概要
調整好面對法律問題的態度後，接下來我們開始討論智慧財產權。
什麼是智慧財產權？智慧財產權通常分為：專利權、商標權、著作權及營業秘密（篇幅有限，本篇暫不予討論營業秘密）
2.1 專利權
- 保護專利的目的在於促進經濟發展，國家鼓勵人民創造發明或設計以強力的專用年限作為獎勵。專利需要國家的主管機關申請，經過審查核准後才能擁有的無形財產。換句話說，你發明了一個很棒的介面，這介面透過圖形的排列組合、程式碼的編寫達成「又新、又好用」的介面和功能。你可以受到專利法的保護，享有十年以上期間的專利效力。專利可以用來排除「競爭」對手，是國家賦予人民強力的法律手段。
- 專利權的侵權判斷：
被指控侵權的「商品A」，落入「專利權B」所描述的「專利權範圍」內（以文字定義專利權範圍的發明或新型專利、以圖片定義的設計專利）。請參照專利權迷思
2.2 商標權
- 「商標，是能夠讓消費者識別商品或服務來源的表徵（文字、圖案、色彩、聲音…..）。」保護商標的目的在於維持市場秩序，從經濟學角度來看可使商業活動更有效率：避免消費者錯誤的購買，避免供給者不當攀附競爭對手的商譽。「商標」需要向國家的主關機關申請，申請在特定「商品」或「服務」後，經過審查通過，確認無其他相似商標才能取得「商標權」。商標權的效力為十年，每次可展延十年。在具有商標權之期間，商標權人負有實際使用該商標的義務。此外，商標權可以用來「排除」競爭對手，是國家賦予人民強力的法律手段。
- 商標權的侵權判斷：
被指控侵權的「商標A」所使用於「商品或服務」和已註冊的商標權「商標A’」及其註冊之「商品或服務」皆相同或近似。
2.3 著作權
- 保護著作權的目的在於文化發展，著作權法所保護的「公益」和「私益」之間經常存在碰撞。著作權多數國家不以申請註冊要件，也就是說，創作完成後即受著作權法保護了。但是，在數位時代下，多數創作常以各式各樣的方式在網路流通，使得難以舉證「是否為該著作的著作人」、「創作時間點」等等，進而導致著作人權益受損。於是，多數國家仍存在著作權註冊機構。但由於註冊機構因地而異，國際間的保護存在不小的隔閡。
- 著作權的侵權判斷：
實務上通說的要件有二：「接觸」及「實質近似」。例如，獨立完成的創作如果跟他人相同，並不會構成侵權。
其他具有法律權利的項目，例如：肖像權、網域名稱、公司特取名稱、公平交易法都需要被注意。
3. 風險管理的五個課題
我將風險管理分為五個課題。分別是：「角色定位」「意識風險」「迴避侵權」「保護措施」和「排除侵害」。
課題一：角色定位 －「每個位置肩負著不同的責任」
課題二：風險意識 －「任何創作都可能具有侵權的風險」
課題三：迴避侵權 －「迴避侵權風險，不是讓你迴避商機」
課題四：保護措施 －「現在不做以後就沒機會了」
課題五：排除侵害 －「智慧財產權是有錢人的遊戲？」
- 首先，了解自己的「角色定位」。分析自己的角色在合作關係中處於什麼位置，又會有什麼不同的責任。
- 再來，是學習如何「意識風險」。該如何意識到可能存在的風險？會需要有一些侵權判斷的基礎知識。
- 隨後，意識到風險後，該如何「迴避侵權」？你/妳需要更深入了解侵權判斷。
- 最後，「保護措施」和「排除侵害」是屬於較積極的手段。要到什麼程度才符合法律保護的門檻？達到受保護的門檻後，該如何排除侵權行為？
▍3.1 課題一：角色定位 －「每個位置肩負著不同的責任」
身為一個設計師，要有一種心理建設：
「分工細緻的社會下，要同時注意「設計」及「法律」，是不經濟而且機會成本高的行為。」
所以，意識到「侵權風險」和「保護可能性」，並且能在跟法律專業者對談時提出「精確問題」，是較佳的合作模式。於是，設計師在不同職務上相對有不同視野和責任。在下文中，列出常見的幾種角色定位，並透過案例了解常見的狀況：
3.1.1 獨立的設計師
3.1.2 設計顧問公司內的設計師
3.1.3 公司內部的設計師對外發包設計案
3.1.4 產品經理、專案經理、設計團隊的主管3.1.1 獨立的設計師
3.1.1.1 學習目標：設計師認為有法律上疑慮時，能適時與法律專業人員討論，且能質疑行為的合法性（合理性）。
3.1.1.2 達成方式：應多吸收各層面的法律知識，使自己視野擴大。
3.1.1.3 責任：在沒有與他人約定之下，應為自己行為負全部責任。
案例分享1：商標檢索與設計同時並行。
自己設計的經驗，我會在業主已有名稱時進行商標檢索。再者，若已有一些外觀輪廓時，會進一步做圖形檢索。但圖形檢索有時候不太經濟，因為要花更多時間去檢索及檢視商標權。
經過檢索後，會對目前的設計評估判斷是否有混淆誤認的風險，此一風險程度因業主的規模或考量而異，有時必須是零容忍，有時候需要踏入模糊地帶，為求商業上考量。
商標權有著相對著作權明確的侵權判斷，且仍有刑事責任存在，如果商標有與他人註冊之商標近似情況，並不是「獨立完成」就不會侵害他人商標權。「這我自己獨立創作所以沒侵權」、「我有修改一些所以沒侵權」都是錯誤觀念。商標法要保護的是一個「消費市場」、「消費者」及「市場公平競爭」，與著作權法所保護的「保障著作人著作權益」不同。
案例分享2：業主要求做出類似風格的設計，照指示完成也有風險
設計師在做設計時，小心被捲入糾紛。設計師靠案件量吃飯，業績不好時，還是要稍微審視一下委託案件和委託者。
設計師 A 與工程師 B 受聘於業主 C 從事網頁設計。
C 提供了某知名時尚品牌的網頁頁面，希望能做出「類似的風格」。A 與 B設計完成的網頁中，使用了該品牌的網頁背景、配色和圖標作為設計元素。
該時尚品牌因此控告設計師 A 及 B 侵害商標權、著作權，因為業主 C 簽署的智財侵權的免責條款，A 與 B 應負全部責任。
3.1.2 設計顧問公司內的設計師
3.1.2.1 學習目標：設計師認為有法律上疑慮時，能適時與法律專業人員討論，且能質疑行為的合法性（合理性）。
3.1.2.2 達成方式：應多吸收各層面的法律知識，使自己視野擴大。
3.1.2.3 責任：釐清與設計公司之間的權利義務關係，清楚了解應負之責任。
首先，公司內的設計師，大多都已被細分至完成稿件向上級回報。回報的設計會由上級承擔一些責任。組織化的公司，則會由法務審視設計是否有任何議題需要進一步討論。
此外，設計師還是要清楚知道對公司的權利義務為何？如有設計具有爭議事件，要承擔什麼責任呢？是否屬於「僱傭關係」，還是屬於「聘雇關係」，兩者有所不同，應仔細審視。
進一步說，設計師應積極查明所負之責任。爭議事件發生後，公司為了切割犯罪行為或侵權行為，將責任推卸給行為人，是否有理有據？或者，公司甚至向受僱或受聘之設計師請求損害賠償？
案例分享3：交付設計後產生的爭議事件，竟被自己人咎責
設計公司 A 旗下有不少的設計師，B 是其中一名。
今日，業主 C 與設計公司 A 簽約進行設計案，設計師 B 負責該設計案。設計完成後，業主 C 廣泛運用且獲得商業上成功。
一日，競爭對手 D 認為業主 C 所使用的設計已經侵害到其權利，並發信要求 C 停止侵權行為。以下是各方反應：
- 設計公司 A 解釋該侵權行為屬於設計師 B 之行為，與A設計公司無關，且已盡責任監督。
- 設計師 B 解釋該設計是獨立完成，也提供完整的創作紀錄，沒有侵害他人權利。
- 業主 C 停止使用該設計，向設計公司 A 咎責，且選擇未回覆競爭對手 D 的信函。
- 競爭對手 D 提出業主 C 違反公平交易法、商標法、著作權法。
- 設計公司 A 另外向設計師 B 起訴，違反僱傭契約中的智慧財產權條款，應負其他損害賠償的民事責任。
3.1.3 公司內部的設計師對外發包設計案
3.1.3.1 學習目標：設計師認為有法律上疑慮時，能適時與法律專業人員討論，且能質疑行為的合法性（合理性）。
3.1.3.2 達成方式：應多吸收各層面的法律知識，使自己視野擴大。清楚追蹤和分析各方互動的行為。
3.1.3.3 責任：審視設計內容；設計需符合公司訴求；如何與法務清楚溝通。
此種情況屬於：公司內部有設計師作為對外的聯絡窗口，平常負責公司內部的例行的設計工作，偶而會向外請求設計方案。
通常公司（甲方）都會將侵權責任歸責於受聘一方（設計公司）。常見的用語如「乙方擔保提供甲方之作品無侵害他人智慧財產權」。
然而，實際上並不是把責任推給別人就沒事了。如果出事情的話，第一時間承受風險的還是自己。
於是，身為窗口的設計師是否需要有能力識別收到的設計是否合適？或者，是否能適時地詢問公司內部的法務？
案例分享4：審視外包公司的設計方案，第一時間發現風險
合約可以寫得很漂亮，在出包的時候向對造請求損害賠償。然而，承受風險的仍然是自己。這些損害可能是「商譽」，無形且深遠。
A 公司僱用一名設計師 B 作為對外的窗口。公司 A 請了 C 設計公司進行 UI設計，對車用介面進行改善。在審視 C 公司的設計方案後，發覺此設計中的某些 Icon 與賓士汽車的內建導航有點相似，他隨即向公司法務請教。法務 D 的回應是：「嗯…確實，賓士是有一些設計專利權，剛好就是 C 公司所提供的內容。請他們再重新提案吧！」
3.1.4 產品經理、專案經理、設計團隊的主管
3.1.4.1 學習目標：設計師認為有法律上疑慮時，能適時與法律專業人員討論，且能質疑行為的合法性（合理性）。
3.1.4.2 達成方式：應多吸收各層面的知識，使自己視野擴大。
3.1.4.3 責任：審視設計內容；設計需符合公司訴求；如何與法務清楚溝通；謹慎將各方意見整合輸入團隊。
若您身為一名專案經理，需要更廣更遠的洞察力，才能在正確的時間點提出疑慮，將法律專業者帶到團隊中。
案例分享5：審視公司內部設計內容，適當地給予回饋
設計顧問公司 A 接洽一個產品設計案。該專案由具有設計背景的 B 擔任專案經理。團隊還有其他設計師 C、D 和工程師 E、F。C、D 分別提案的設計內容被經理 B 要求修正。同時，經理 B 直接聯繫法務 G 給予風險評估，並直接向經理 B 報告。專案經理 B 在閱讀過風險評估報告後，適當地向團隊成員簡述，並未提及「風險」的存在。
（第二篇：設計師應該了解的智慧財產權風險管理（二）風險意識）
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楊杰凱 專利師
2020.07.08
總承國際智權事務所｜總承會計師事務所｜主持專利師｜商標代理人｜國立清華大學工業工程管理學系｜清大創新創業學分學程｜華盛頓大學法學院法學碩士｜接受新事物，突破舒適圈。主要提供公司成立及智財服務，從工商登記、商標設計、商標申請到專利申請。
“Stay positive. Work hard. Make it happen.”
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本文插畫人物來自開放資源(open source)：Open Peeps
