設計師應該了解的智慧財產權風險管理（二）風險意識

【課題二：風險意識－「任何創作都可能具有侵權的風險」】

文 
楊杰凱 Jack Yang
 / 圖 
Irene Chuang

👉 PODCAST： 盜版終結者 The Copycat Terminator

本系列文章將以五篇的篇幅發佈。由淺入深，由易及難：

(一) 基本介紹及角色定位：作為開場白及心理建設，分析設計師的角色定位

(二) 風險意識：討論 風險意識，解析各智財法層面的風險

(三) 迴避侵權：意識風險後，進一步降地或迴避侵權的風險

(四) 保護措施：由設計師掌握主導權，採取 保護措施 ，維護自己的 IP(Intellectual Property)

(五) 排除侵害：由設計師先發制人，創造談判籌碼。舉起設計師的法槌，排除侵害的行為

3.2 課題二：風險意識－「任何創作都可能具有侵權的風險」

任何創作都可能具有侵權的風險。由於在自媒體、自造者興起之下，市場上及網路上存在各式的創作型態。素材的取得和交換比以往更為頻繁。

種種因素造成的結果，致使創作者難以判斷完成之創作是否對他人權利有所影響。然而，面對龐雜的資訊，本篇帶讀者瀏覽關於智財法在各層面的法律風險。提供讀者自我檢視：

因篇幅有限，以下分別為著作權、商標權及專利權三個層面，及最後小結：

3.2.1 著作權
3.2.2 商標權
3.2.3 專利權
3.2.4 意識風險小結

3.2.1 著作權

著作權風險意識次目
3.2.1.1 什麼情況會有侵權風險？
3.2.1.2 常見錯誤觀念
3.2.1.3 如何察覺著作權的風險？
3.2.1.4 其他注意事項
3.2.1.5 Takeaway

3.2.1.1 什麼情況會有侵權風險？

多數風險來自於侵害著作權的「重製權」也就是「Copy」。可以用一句話來概述：

「被控侵權者 曾接觸 受著作權法保護之客體，且綜合觀察二者的『質』與『量』或二者的主要部分，判斷二者是否實質近似。」

如果是「獨立」且未參考任何資料所完成的創作，可以降低侵害重製權的可能。然而，您可能還需要注意其他著作權權利，例如：改作、公開播送、公開傳輸和人格權…等等。

3.2.1.2 常見的錯誤觀念

▍註明著作的出處後，即可利用、重製或改作！

如果大家都註明出處就可以利用著作的話，就無著作權法的必要了。

▍臨摹不構成重製

不正確，重製的方法有許多，臨摹仍能構成重製的行為。

以下列出幾個問題供大家思考：

有個受著作權法保護的圖片，仿照畫了一張完全相同的圖片，是否為「重製」？若看著他人的程式碼然後編寫到自己程式？網路上的一張風景照，嘗試找到拍攝地點，並在天時地利人和之時拍下相同的照片？

請注意，著作權法保護的客體是著作人的「創作」。「創作」即是「照片」本身，並非被拍照的人事物。所以難謂侵權。可參考國外判決：https://ublawsportsforum.com/2019/03/28/supreme-court-refuses-to-hear-michael-jordan-jumpman-copyright-case-handing-nike-a-victory/

▍致敬該著作並非侵權

所謂「致敬」，是一個很籠統的說法。「致敬」可以是傳承了前人創作者的「精神」。換句話說，「精神」有點類似「概念」，而概念不受著作權法保護。然而，「致敬」一詞，若做到一模一樣還稱做致敬嗎？例如：MV所使用的分鏡和運鏡手法完全一樣，為求致敬著名的已故攝影師。究竟是不是侵權，應依個案檢視。

▍僅使用小部分著作內容無侵權風險

著作權法保護的是創作人的「創意的表達」。換個角色想，今天一個了無生機的設計，經過設計師微幅的修改，卻能將設計刻入了靈魂一般活現。那些付出是設計師的「創意」。是著作權法想要保護的標的。若使他人能夠隨意利用這些「創意的表達」，無疑是打擊了這些創作者的士氣。於是，僅使用少部分還是在程度上需要受到著作權法保護。

3.2.1.3 如何察覺著作權的風險？

1. 首先，確認是否為受著作權保護的客體？著作權法第三條有定義：「著作指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」。在實務上常見的領域多為繪畫、音樂、文字、程式碼等範圍，幾乎許多事物都能被涵蓋到了。
2. 自己是否有「接觸」受著作權保護的客體？如果有，請多加留意「是否有利用該著作物的行為」。
3. 是否有「利用行為」發生？例如：重製、口述、播送、上映、演出、傳輸、改作、散佈、展示、發表⋯⋯等等。

如果上述有任一個答案為「是」，即具有風險存在。

「如果有取之於人的行爲並加以使用著作，則要多加留意。」

上述的結論聽起來很像廢話，但法律即是要求邏輯地將「行為」切割成片段來分析。讀者可以試著把自身的經驗套入上述判斷式。

案例分享1

設計師 A 任職於設計公司 B ，從事 UI 設計。 設計師 A 受託設計服飾品牌的網路商店。設計師 A 使用其他網購網頁上的配色；包含主色相、輔助色相和強調色相都相同。

案例分享2

設計師 A 同時也是YouTuber。她購買了多本兒童故事書，並將書中部分圖案重新繪製，引用多段故事內容，並且剪輯成影片。同時，她搭配自己的錄音，變成有聲書供小朋友觀看。

3.2.1.4 其他注意事項

▍素材的授權使用

素材的取得，是否有告知使用範圍？一般付費購買的素材多數為購買「授權許可」，並非購買「著作權」本身。例如：網路上購買的icon圖包，您可能只是被授權可以「重製」和「改作」該些圖檔。再舉例：軟體的訂閱或購買大多為一份使用許可。消費者僅是購買了使用軟體的權利。通常會在程式安裝時顯示授權條款，要求消費者同意。通常就是一開始落落長的合約要求你「Agree」or 「Disagree」。消費者並沒有買到軟體的「著作權」，所以將軟體重製是不合法的。然而，有限度的個人使用為例外。

▍孤兒著作

是指權利人不明的著作。文創法第24條有特別規定：「利用人為製作文化創意產品，已盡一切努力，就已公開發表之著作，因著作財產權人不明或其所在不明致無法取得授權時，經向著作權專責機關釋明無法取得授權之情形，且經著作權專責機關（智慧財產局）再查證後，經許可授權並提存使用報酬者，得於許可範圍內利用該著作。」（民國 108 年 01 月 07 日版）

▍契約關係與歸屬權

爭議多出現於此。究竟是「移轉」還是「授權」著作權需要和業主講清楚。著作權的範圍是「重製權」還是其他權利？雙方也應有初步共識。然而，不論是律師還是設計師，兩造雙方對「著作權」的認識一定有差異，尋求雙方「舒適」的合作模式是謂中庸。但也別忘了考慮合作終止時的處理方式。

3.2.1.5 Takeaway

• 著作歸屬不清楚時，謹慎利用該著作
• 盡量獨立完成創作
• 「利用」著作時，註明出處，尊重原創
• 複製一點點也是「重製」；改一點點還是「改作」

3.2.2 商標權

商標權風險意識次目
3.2.2.1 什麼情況會有侵權風險？
3.2.2.2 常見錯誤觀念：
3.2.2.3 如何察覺商標權的風險？
3.2.2.4 其他注意事項：
3.2.2.5 Takeaway：

3.2.2.1 什麼情況會有侵權風險？

1. 台灣屬於註冊主義，縱使是「原創」或「經過設計改造」的圖樣，若與「已經註冊取得商標權」的商標之間有混淆或誤認，則仍有侵權的風險
2. 風險會出現在

使用設計過後的「圖樣或文字作為商標使用，而該圖樣或文字已被註冊取得了商標權。」

舉例來說：

甲服飾店，已經註冊取得商標權的「abc」，註冊在服飾相關類別。

乙服飾店，使用請設計師設計的「~@ABC~」作為商標使用。此時，兩者若達到近似，則有侵權的可能。

第三，可以成為商標的態樣有很多種，不僅只有圖案或文字。非傳統商標如聲音或顏色商標，也需多注意。例如：縱是未使用近似的圖案或文字，經過設計的Logo商標和「7-eleven」的色彩相似，仍有侵權風險存在。

3.2.2.2 常見錯誤觀念

▍原創的商標Logo，會被智慧局審查核准

不對，因為智慧局在把關的是不讓兩個相似的「商標」由兩個不同的「主體」持有。商標法目的在於保護市場交易秩序，由行政機關經濟部智慧財產局把關，不讓相似或相同的商標同時存在市場。縱使是原創，仍可能與其他商標權人在先註冊的商標相同。

▍原創的商標Logo，不會被告、不會侵害他人商標權

不對，因為商標法不是在保護創作本身，縱使是原創仍然可能與他人的商標相似而侵權。商標法目的在保護市場的交易秩序，不讓有兩個相近似的商標權人存在，讓消費者徒增困擾，買到不是自己想買的盜版貨。

3.2.2.3 如何察覺商標權的風險？

首先，檢視所使用「設計」的情形是否屬於「使用商標」？如果回答為「是」要進一步商標檢索。

所謂「使用商標」定義在商標法第5條：

商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為「商標」：

一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。
四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。

第二，進行「商標檢索」。確認沒有任何相似的圖樣或文字（或色彩、立體商標⋯⋯等等）。此外，亦可以直接進行商標檢索，無需判斷是否為「使用商標」。

案例分享 3 & 4

3.2.2.4 其他注意事項

▍確認「設計」的使用方式

設計，會以什麼方式使用？才不會造成上述所說的「商標使用」，進而產生侵害他人商標權的風險。把握三個原則：「不惡意、不攀附、適當區別近似之商標」。

補充：經過設計的內容若是用在「描述」商品的特性或功能，消費者不會聯想到其他品牌商標。此做法稱為「描述性合理使用」，例如：「本商品使用PRADA的尼龍布」。等等，上述的西裝案例是不是也有點類似呢？ 然而，不實的產品標示可能涉有公平交易法的法律責任。

▍商標檢索

簡單的商標檢索可以提早意識到風險的存在。透過智慧局商標檢索中的文字檢索，至少可以避開與商標權完全相同的情況。然而，有點像又不太像的情況，倒是需要些經驗判斷了。更有興趣的讀者可以閱讀，「混淆誤認之虞」審查基準。讀完一遍後，可以稍微顛覆你對商標權的想像。

▍地域性

地域性牽涉適用何地法律的問題。網路無遠弗界，架設在台灣的網站可以販售「商品或服務」至各地。「商品」的進出口所在地比網路上「服務」提供者所在地容易判斷。

「商品」的進出口會與當地的法律發生關係，此時需要諮詢當地的法律人員，了解一下當地的法律規範。

就「服務」而言，服務可以透過網路跨境進行，可能會因伺服器地點、行為發生地而異，究竟該使用何處的法律？應依個案判斷。也就是說，如果商業活動涉及不同地域，要格外注意風險。

3.2.2.5 Takeaway

• 試試看商標檢索
  但請對搜尋結果保持懷疑，不要太快下定論。常見的說法有：「我們沒有看過一樣的LOGO」、「我們自己設計的不會和別人一樣」。然而，近似即構成侵權，毋需相同。
• 「商標，就是識別商品或服務來源的表徵」
  如果發現所使用之「設計」，消費者認為能夠連結商品和服務來源，您需近一步注意檢索是否有已註冊的商標權。
• 如果是打算要作為「商標使用」的「設計」，至少申請註冊一個商品或服務類別。如此，可以讓智慧局進行檢索，看他們怎麼審查您的「商標」。
• 切記，商標權有刑事責任，一但權利人向檢調機關提出告訴，有機會會啟動公權力辦案。（國家機器會動起來）
• 對於商標法而言，「原創」不等於「無風險」。

3.2.3 專利權

專利權風險意識次目：
3.2.3.1 什麼情況會有侵權風險？
3.2.3.2 常見錯誤觀念：
3.2.3.3 如何察覺專利權的風險？
3.2.3.4 其他注意事項：
3.2.3.5 Takeaway：

3.2.3.1 什麼情況會有侵權風險？

1. 首先，專利權可分為「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」。有關專利權的基本介紹可以參考淺談專利基本概念。本系列文章主要聚焦在保護外觀的「設計專利」。「設計專利」保護的範疇涵蓋了圖形化使用者介面、產品外觀、花紋、包裝、VR操作介面⋯⋯等等。
2. 設計專利的侵權判定以「產品」與「設計專利的圖式及說明內容」之間是否有「近似」；如果有，則為侵害專利權。
3. 該如何判斷「近似」？
   「判斷時，應依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。」

上述所描述得判斷方式是由智慧局提供。但仍存在其他不同的比對方式，例如「三方比對」、「特徵比對」⋯⋯等等。

值得注意的是，「發明專利」除了保護技術，也可以保護一些跟外觀有相關的功能。

3.2.3.2 常見錯誤觀念

關於專利的常見錯誤觀念可以參考先前的文章：六個常見的專利迷思

▍原創可以獲准專利

一樣要經過智慧財產局審查通過才能獲准專利。審查的門檻比商標嚴格。

「Useful」、 「Novel」 和 「Non-Obvious」 是專利通過的三個門檻。專利要能通過，除了要能夠被「利用」之外，必須是「前所未見」；而且，縱使是與先前的技術或是設計有所差異，新舊兩者的差異必須是「非顯而易知」的。所以，原創不見得能夠符合上述的標準取得專利。

▍原創不會侵害其他人的專利

與商標權很像，專利制度是採註冊主義，必須向智慧財產局申請註冊。原創仍有可能侵害他人先前註冊的權利。

與商標權不同，專利制度所要保護的是創作人的努力心血，政府特別給予一段專用年限作為獎勵。所以如果有合適的創作，要儘早申請才是。

▍技術或設計公開後，可以申請專利

專利權的核准必須是「前所未見」，而正也是專利制度的特色。在申請專利前就先公開會造成自己的專利產生缺陷，代價太高。縱使有一些制度可以彌補提前公開造成的影響，但實務上效果並不理想，徒增困擾而已。所以，如果有機會成為專利的創作，請積極保密。

3.2.3.3 如何察覺專利權的風險？

1. 如同商標權一樣是屬於註冊主義，需要經過事前檢索來排除風險。然而，專利檢索比商標檢索稍微複雜。再加上，檢索結果出來後，需要判斷專利是否可能落入發明專利的「專利權範圍」。由於，通常來說，專利權在侵權判斷上較其他權利複雜，可以顯示出專利權在這三者之中的強大⋯⋯。
2. 發明專利和設計專利的侵權判斷標準是不同的。前述的「設計專利」侵權判斷不適用在「發明專利」。若今天專利檢索找到了發明專利，上述的判斷並不適用。
3. 最後，除了檢索該怎麼辦？直接申請註冊看看，由智慧局審查是否具通過資格。申請設計專利的收費可能比檢索便宜。有時候因時間考量，不仿直接申請。（附帶一提，申請專利前，千萬別公開您的「設計」。）

除了基本的專利檢索外，還有一個稱作「自由運營檢索」（Freedom to Operate Search）的報告書，它是為了評估「商品」在專利權侵權的風險而進行的檢索。這樣子的一份報告，會仔細的將各專利權都檢索，尋找「最相似」的專利權再進行侵權比對。

侵權比對主要有二個步驟：解釋「專利的請求項」 （Claim Construction）, 解析疑似侵權商品（），是否能將「商品」都對應到「專利的請求項」Literal Infringement。

專利檢索可以到 GPSS 全球專利檢索網站

案例分享5

設計師 A 與同學發想折疊環保杯，與製造公司 B 合作進行開發，所使用的製造技術來自於公司 B。

設計師 A 與公司 B 簽約合作開發新產品，以設計師 A 所展示之折疊概念運用在環保杯上，並透過群眾募資方式獲得合作資金來源。

日後因合作關係變異，公司 B 在未違反契約約定之下自行申請新專利。

解析：設計師 A 僅受到契約上保護，且契約上未對權利歸屬有所明定。設計師 A 應先搜尋該公司是否有相關智慧財產權，擬定相關合作策略。

反思：面對合作關係，應保持著就事論事的理性溝通。在契約未約定明瞭之前，應有簡易的文字約定。在正式簽署契約之前應該詳閱每一個條款，尤其是智慧財產權的歸屬權。

案例分享6

設計師 A 與 軟體工程師 B 合資開設軟體公司 C，開發能夠相容 .doc 及 .docx 檔案的文件編輯程式。

設計師 A 仿照 Office Word 的介面進行修改及設計。

軟體工程師 B 擷取一些 Word 的程式碼，並修改成更具效率的運算方式。

公司 C 將軟體放置在自行架設的網站上，供民眾免費下載，並以廣告刊登作為主要收入來源。

解析： 本案例主要提示讀者，小小的功能介面皆也可能受有保護，並非大家常說的「大家都在用，應該沒事」。公司或設計師應在未知「風險出現之前」，備有一些機動性的應變措施，迅速應對任何可能的風險。例如：收到警告信函後以最快且低成本將原有設計變更。

相關類似的判決整理可參考本篇：Microsoft Alleges Corel Infringes Design Patents Directed to Graphical User Interfaces (GUIs)

3.2.3.4 其他注意事項

▍檢索不易

由於設計專利是保護外觀，外觀的檢索有些門檻，且難以上手。可以嘗試「以圖搜圖」的方式有讓自己有心理準備。然而這些結果並非「專利」，僅是網際網路得到的搜尋結果。然而，這些公開的搜尋結果可能讓日後申請的專利無效，應特別注意。

由於檢索不易，加上設計專利的申請費用相對不高，如果相對重要的「設計」，建議可以直接申請「設計專利」。申請案將直接由審查人員進行審查，所獲得的審查意見最為直接。而且，順利的話即可取得專利權，日後可以好好運用它。

▍利用分類號檢索

相同於發明專利的檢索方式之一，可以試試看用國際工業設計分類號檢索(Locarno Classification, LOC)。請在進階檢索的頁面，找到LOC的欄位右方點擊LOC列表。如此，可以看到各式各樣的物品列表。另外，檢索的資料庫也很重要。除了台灣的專利檢索資料庫，也可以至WIPO Database進行檢索。可以參考智慧局網站說明：WIPO設計專利資料查詢系統。

▍設計專利類型

在我國，設計專利類型在細分為「整體設計、部分設計、電腦圖像及使用者介面、成組物品、衍生設計」。再來，外國有所謂「一案多請」的申請型態，就是指一種設計多種實施態樣。概略來說，就是在「一個設計專利案，將其他相似的設計都涵蓋。」但實際上卻還有一些地域差異！例如：美國必須是多個設計之間是「非為互不相近」（[A]re not patentably distinct from each other.）

整體設計：專利的「整個」圖面都是我的設計專利「範圍」。

部分設計：只有「實線」標示的範圍，才是設計專利「範圍」；虛線作為判斷主張範圍與周圍的空間、大小和關係。

成組物品：是例如音響、鞋子⋯⋯等等必須以成組販售的商品，可以用成組物品來申請設計專利。

電腦圖像及使用者介面：指 電腦圖像（Icon） 或 使用者介面（UI），應用在物品的電腦螢幕上。

▍虛線實線差異

在設計專利中，虛線代表設計不主張範圍，實線代表主張範圍。虛線是用來建構出「主張部分」和「環境」之間的關係。例如：手電筒的「把手」部分設計，前端的燈罩和燈泡不設計專利範圍內。然而，部分設計在台灣的實際案例少到可憐。（目前似乎還沒有判決）。實虛線的差異可以參考智慧局的設計審查基準。

（由於篇幅有限，請敲碗解釋設計專利態樣 和 申請策略。）

3.2.3.5 Takeaway

• 事前檢索很重要！
  多管齊下Google, Google Patent, Bing, 以圖搜圖, 付費的專利檢索也可以試看看
• 設計侵權判斷多元
  雖然有所謂的「通說見解」，仍應注意不同侵權判斷方法

3.2.4 意識風險小結：「任何創作都可能具有侵權的風險」

「意識風險」在於「細心」

風險無處不在！行事勿魯莽、短視近利、行險僥倖，應當三思而行、防微杜漸、居安思危。Lo-Fi House 是很好的教材，仔細看看他們前後的處理方式及心態，實不可取。

「意識風險」通常在設計完成後進行。設計進行間，我們不希望有太多雜音。然而，每個設計師或公司都有屬於自己的運行模式。如前面所述的一樣，適時的帶入法律層面的回饋給設計師，讓設計師可以修改設計，迴避侵權。

「課題二」主要所談的是關於個別智慧財產權的侵權風險意識。關於「合作關係」的智慧財產權「歸屬」，也非常重要！是可以另外拉一個系列文章討論的！有興趣者可以參考：共同著作的著作權歸屬，應充分理解「著作人」的定義。

（第三篇：設計師應該了解的智慧財產權風險管理（三）迴避侵權）

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👉 PODCAST： 盜版終結者 The Copycat Terminator

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作者 Author

楊杰凱 專利師

2020.08.08

總承國際專利商標事務所｜總承會計師事務所｜主持專利師｜商標代理人｜國立清華大學工業工程管理學系｜清大創新創業學分學程｜華盛頓大學法學院法學碩士｜接受新事物，突破舒適圈。主要提供公司成立及智財服務，從工商登記、商標設計、商標申請到專利申請。
“Stay positive. Work hard. Make it happen.”

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Irene

在台北的UX Designer，喜歡互動設計、爵士音樂和到處體驗各種新事物。最近都在做「只要疫情結束就飛去土耳其或北歐遊玩」的白日夢。
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